著名奢侈品品牌愛馬仕（Hèrmes）起訴藝術(shù)家梅森·羅斯柴爾德（Mason Rothschild）商標(biāo)侵權(quán)案，被視為NFT商標(biāo)第一案。此案已在紐約南區(qū)的美國(guó)地方法院審理。
此案核心爭(zhēng)議點(diǎn)在于：
羅斯柴爾德創(chuàng)作的“MetaBirkin”NFT——受愛馬仕（Hèrmes）標(biāo)志性鉑金包啟發(fā)的模糊人造毛皮手袋的數(shù)字圖像——這種藝術(shù)表達(dá)，到底是受第一修正案的保護(hù)，還是侵犯了奢侈品牌的知識(shí)產(chǎn)權(quán)？
經(jīng)過三天的審議，美國(guó)聯(lián)邦陪審團(tuán)裁定羅斯柴爾德對(duì)“MetaBirkins.com”域名的商標(biāo)侵權(quán)、商標(biāo)淡化（Trademark Dilution ）和非法搶注負(fù)有責(zé)任，并判其賠償給Hèrmes 133，000美元。
雖然羅斯柴爾德表示會(huì)上訴，但這項(xiàng)判決為在數(shù)字領(lǐng)域?qū)で笾R(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的品牌提供了一些初步指導(dǎo)。
一、藝術(shù)家堅(jiān)稱NFT創(chuàng)作受美國(guó)第一修正案保護(hù)
這場(chǎng)爭(zhēng)議始于2021年底。當(dāng)時(shí)身處洛杉磯的羅斯柴爾德創(chuàng)作并發(fā)布了100件與手袋數(shù)字圖像相關(guān)的“MetaBirkin”NFT，他稱之為對(duì)這家法國(guó)時(shí)尚品牌標(biāo)志性鉑金包的“致敬”。羅斯柴爾德還稱，MetaBirkins是對(duì)數(shù)字領(lǐng)域消費(fèi)主義的藝術(shù)評(píng)論，就像時(shí)尚界的“無皮草運(yùn)動(dòng)”一樣。這些NFT作品最初以每件約 450 美元的起始價(jià)格發(fā)行，此后還以原價(jià)的許多倍被轉(zhuǎn)售。
▲“MetaBirkin”NFT數(shù)字圖像
MetaBirkins推出后不久，Hèrmes向羅斯柴爾德發(fā)送了一封停止侵權(quán)函，要求羅斯柴爾德和NFT市場(chǎng)OpenSea停止侵犯Hèrmes的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
OpenSea很快將MetaBirkins下架，但羅斯柴爾德拒絕停止銷售NFTs，認(rèn)為“藝術(shù)就是藝術(shù)”，MetaBirkins是受第一修正案保護(hù)的“現(xiàn)有時(shí)尚文化地標(biāo)的有趣抽象”。他還認(rèn)為，將MetaBirkins作為NFT出售類似于將其作為實(shí)體藝術(shù)印刷品出售。
2022 年1月，Hèrmes在美國(guó)地方法院起訴羅斯柴爾德，指控其商標(biāo)侵權(quán)、商標(biāo)稀釋和域名搶注等。在訴狀中，Hèrmes辯稱：“‘藝術(shù)家’的頭銜并不意味著授權(quán)其以一種故意誤導(dǎo)消費(fèi)者的方式使用與著名的鉑金包商標(biāo)相當(dāng)?shù)纳虡?biāo)。”
2022年12月，法院駁回了雙方要求簡(jiǎn)易判決的申請(qǐng)，該案進(jìn)入審理階段。
二、法官的難題：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法遭遇NFT新問題
適用哪一種商標(biāo)侵權(quán)測(cè)試？
2023年2月2日，Rakoff法官解釋了為何拒絕批準(zhǔn)當(dāng)事方提出的簡(jiǎn)易判決的申請(qǐng)，原因在于擺在法庭面前的一個(gè)關(guān)鍵問題是第二巡回法院對(duì)商標(biāo)侵權(quán)的測(cè)試中的哪一個(gè)適用：
Rogers v. Grimaldi測(cè)試——適用于使用商標(biāo)的藝術(shù)作品，并給予藝術(shù)家相當(dāng)大尊重的第一修正案保護(hù)；
Gruner + Jahr測(cè)試——一般適用于不涉及藝術(shù)作品的商標(biāo)侵權(quán)案件。
背景資料
美國(guó)第一修正案，是指《美國(guó)憲法》第一修正案，1791年被正式批準(zhǔn)。該條修正案確立了在民主政府的自由社會(huì)里所必需的四項(xiàng)基本自由：宗教信仰和宗教活動(dòng)自由、言論自由、出版自由以及和平集會(huì)和請(qǐng)?jiān)缸杂蓹?quán)。
在本案中，第一修正案保護(hù)，主要是指美國(guó)憲法對(duì)表達(dá)自由的保護(hù)。
Rogers測(cè)試
1989年，金格·羅杰斯和已故的弗雷德·阿斯泰爾是演藝界歷史上最著名的組合之一，僅憑他們的名字就能讓人想起“金格和弗雷德”這對(duì)組合。被告阿爾伯特·格里馬爾迪（Alberto Grimaldi）在美國(guó)和歐洲制作并發(fā)行了一部名為《金格和弗雷德》的電影。
在影片開始發(fā)行后不久，金格·羅杰斯提起訴訟，尋求永久禁令救濟(jì)和金錢損失。他主張：1. 被告違反了《拉納姆法》第43（a）條，造成了影片是以他贊助、支持或以其他方式參與影片的錯(cuò)誤印象；2. 被告侵犯了她的普通法宣傳權(quán)；3. 通過對(duì)她的錯(cuò)誤描述誹謗她并侵犯了其隱私權(quán)。
地區(qū)法院批準(zhǔn)了對(duì)被告的即決裁判，認(rèn)為被告在電影的標(biāo)題和劇本中使用羅杰斯的名字是一種藝術(shù)表達(dá)，而不是商業(yè)言論。法律不會(huì)禁止在電影標(biāo)題中使用名人的名字，除非該標(biāo)題與電影 “完全無關(guān)”，或者“只是為銷售商品或服務(wù)的變相商業(yè)廣告”。（Rogers v. Grimaldi）
在本案中，法院設(shè)計(jì)了一種測(cè)試法確定使用商標(biāo)是否需要事先授權(quán)，包含兩個(gè)要素：1. 要確定商標(biāo)的使用是否“與被告作品有藝術(shù)上的關(guān)聯(lián)”；2. 這種使用是否“明顯具有誤導(dǎo)性”。
加州聯(lián)邦地方法院在最近一個(gè)頗受矚目的案件也適用了此測(cè)試法，判決被告使用原告的《三角洲部隊(duì)》（Delta Force）商標(biāo)不構(gòu)成侵權(quán)。由于聯(lián)邦最高法院在2011年確認(rèn)了電子游戲是一種受到美國(guó)《憲法第一修正案》所要保障的“商業(yè)言論”（commercial speech），這就為電子游戲中對(duì)他人商標(biāo)的合理使用提供了一把堅(jiān)強(qiáng)的保護(hù)傘。
被告羅斯柴爾德認(rèn)為應(yīng)該適用Rogers測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，而原告Hèrmes則主張Gruner + Jahr測(cè)試。在2023年2月出具的意見中，Rakoff法官則重申了他早先的決定，Rogers測(cè)試適用于本案，并且仍然存在需要陪審團(tuán)考慮的重大事實(shí)問題。
根據(jù)雙管齊下的“Rogers測(cè)試”，如果原告可以證明以下內(nèi)容，藝術(shù)作品就不應(yīng)受到第一修正案的保護(hù)：在表現(xiàn)力作品中使用的商標(biāo)與基礎(chǔ)作品沒有“藝術(shù)上的相關(guān)性”，或者該商標(biāo)被用于“明確誤導(dǎo)”公眾對(duì)其基礎(chǔ)作品內(nèi)容的來源。
Rakoff法官指出，“藝術(shù)相關(guān)性”這一條款通常很容易得到滿足，除非該商標(biāo)的使用“與潛在作品沒有任何藝術(shù)相關(guān)性”，并且“只是為了利用原告商標(biāo)或品牌的宣傳價(jià)值”。
法院得出結(jié)論，關(guān)于羅斯柴爾德圍繞鉑金包的作品是出于真正的藝術(shù)表現(xiàn)，還是非法意圖利用Hèrmes努力培養(yǎng)的有價(jià)值的品牌名稱，存在真正的事實(shí)爭(zhēng)議。Hèrmes辯稱，羅斯柴爾德基于著名手提包創(chuàng)建該項(xiàng)目是為了非法獲利，并提供證據(jù)證明羅斯柴爾德在短信中將NFT稱為“金礦”。不過，Rakoff法官對(duì)此明確表示，金錢動(dòng)機(jī)并不妨礙“Rogers測(cè)試”的適用。
本案是否通過Roger測(cè)試？
此外，Rakoff法官指出，即使商標(biāo)的使用與基礎(chǔ)作品有一定的藝術(shù)相關(guān)性，如果它在作品的來源或內(nèi)容上“明確誤導(dǎo)”公眾，第一修正案也不保護(hù)它。
為此，法官指示陪審團(tuán)，他們必須假定MetaBirkins“至少在某些方面是藝術(shù)表現(xiàn)的作品”，并且Hèrmes必須通過大量證據(jù)證明羅斯柴爾德使用Hèrmes商標(biāo)是“故意的旨在誤導(dǎo)潛在消費(fèi)者”，讓他們相信Hèrmes與該項(xiàng)目有關(guān)。
在審判中，Hèrmes提供了實(shí)際消費(fèi)者混淆的證據(jù)，包括一些出版物錯(cuò)誤地將MetaBirkins項(xiàng)目與該品牌聯(lián)系起來的報(bào)道。該公司委托進(jìn)行的一項(xiàng)獨(dú)立研究還發(fā)現(xiàn)，18.7%的潛在消費(fèi)者對(duì)MetaBirkins是否與Hèrmes有關(guān)聯(lián)感到困惑。Hèrmes還聲稱，它一直準(zhǔn)備進(jìn)入NFT市場(chǎng)，由于羅斯柴爾德的行為使Hèrmes在競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)處于劣勢(shì)地位。
羅斯柴爾德否定了這些說法，并聲稱在收到Hèrmes停止侵權(quán)函后，他在MetaBirkins網(wǎng)站上添加了一個(gè)顯著的免責(zé)聲明，聲明該項(xiàng)目“沒有附屬、關(guān)聯(lián)、授權(quán)、認(rèn)可或以任何方式正式連接和Hèrmes一起”，羅斯柴爾德還表示，他的公關(guān)人員已經(jīng)迅速要求出版物對(duì)錯(cuò)誤文章進(jìn)行更正。
▲“MetaBirkin”NFT數(shù)字圖像
商標(biāo)法如何適用于NFT？
雖然這場(chǎng)爭(zhēng)議因其可能成為商標(biāo)法適用于NFT的先例而受到密切關(guān)注，但事實(shí)證明，MetaBirkins與NFT相關(guān)聯(lián)并不是決定性的。
Hèrmes認(rèn)為，羅斯柴爾德對(duì)“BIRKIN”標(biāo)志的使用是指向并推廣了代幣本身，這些代幣的價(jià)值與任何可能受到保護(hù)的藝術(shù)作品的相關(guān)圖像是分開的。然而，Rakoff法官在記錄中發(fā)現(xiàn)了無可爭(zhēng)議的證據(jù)，表明消費(fèi)者明白他們購買的是與NFT相關(guān)的數(shù)字圖像的獨(dú)家所有權(quán)，并且沒有將代幣購買與數(shù)字圖像購買區(qū)分開。他還解釋說，由于NFT只是指向數(shù)字圖像所在位置的代碼，因此這種數(shù)字圖像在沒有第一修正案保護(hù)的情況下不會(huì)自動(dòng)變成商品。
法院的理由不應(yīng)被理解為所有與NFT相關(guān)的數(shù)字圖像本身都受到第一修正案的保護(hù)。
在2022年5月駁回羅斯柴爾德駁回動(dòng)議的一項(xiàng)裁決的腳注中，法院指出，羅斯柴爾德似乎承認(rèn)，如果NFT附加在虛擬可穿戴鉑金包的數(shù)字圖像上，第一修正案的保護(hù)可能不適用。在這種情況下，MetaBirkins標(biāo)志的使用將涉及非言語商業(yè)產(chǎn)品。雖然法院沒有為了駁回動(dòng)議而進(jìn)一步考慮此事，但這一建議可能會(huì)為未來品牌所有者在類似案件中——虛擬產(chǎn)品使用具有混淆行標(biāo)志、涉嫌侵犯商標(biāo)權(quán)的案件——提供參考。
三、結(jié)論
MetaBirkins案，無疑是第一個(gè)測(cè)試數(shù)字資產(chǎn)背景下商標(biāo)保護(hù)范圍的案件。隨著越來越多的藝術(shù)家進(jìn)行藝術(shù)表達(dá)時(shí)使用商標(biāo)，我們預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域會(huì)有更多獨(dú)特的商標(biāo)爭(zhēng)議案例。
商標(biāo)持有人應(yīng)注意，與商標(biāo)法的許多領(lǐng)域一樣，未來知識(shí)產(chǎn)權(quán)法與NFT交叉的案件將需要對(duì)有爭(zhēng)議的具體事實(shí)進(jìn)行分析。